Wie zich als franchisenemer aansluit bij een franchiseformule, kiest vaak voor een merk met naamsbekendheid. Het merk is op verschillende manieren zichtbaar: op de bedrijfslocatie zie je het logo aan de gevel, maar bijvoorbeeld ook op de menukaart, een bankpas of op de bedrijfskleding van het personeel. Ook de huisstijl is een onderdeel van de knowhow binnen een franchiseformule. Deze knowhow (die geheim, wezenlijk en geïdentificeerd moet zijn) wordt vaak opgenomen in een franchisehandboek en bevat afspraken over de huisstijl: welk lettertype wordt er gebruikt, welk kleurgebruik is toegestaan, voor welke inrichting moet worden gekozen, maar ook hoe de huisstijl terugkomt op sociale media. Het op een eenduidige manier gebruik maken van onder meer de huisstijl in marketinguitingen op de website draagt bij aan een uniforme uitstraling van het merk en daarmee aan de herkenbaarheid en identiteit van de franchiseformule. In de franchiseovereenkomst worden vaak de voorwaarden vastgelegd waaronder het merk mag worden gebruikt. In de praktijk gaat het na de beëindiging van de franchiseovereenkomst regelmatig mis, want wanneer moet het merk zijn verwijderd op de bedrijfslocatie of van de website als de franchisenemer zelfstandig verdergaat? En lijkt de nieuwe handelsnaam niet te veel op de naam die werd gevoerd tijdens de franchiseovereenkomst waardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek? Om merkinbreuk te voorkomen is het belangrijk om in de franchiseovereenkomst vast te leggen of en hoe beeldmerken en handelsnamen mogen worden gebruikt met name ná beëindiging van de overeenkomst. In dit zesde blog bespreken we het gebruik van beeldmerken en de handelsnaam en benoemen we een aantal aandachtspunten voor IE-rechten in de franchiseovereenkomst. Daarnaast gaan we in op de ontwikkelingen in de rechtspraak over het gebruik van IE-rechten en wordt kort stilgestaan bij de proceskostenveroordeling die in IE-rechtenprocedures net anders is dan bij reguliere procedures.

De franchiseovereenkomst en IE-rechten: merklicenties
Onderdeel van een franchiseformule vormen ook de IE-rechten, waaronder het merk en de handelsnaam. Voor het gebruik van het merk wordt in de franchiseovereenkomst een licentie verstrekt aan de franchisenemer zoals bedoeld in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). De franchisenemer verkrijgt een licentie om het merk te mogen gebruiken, maar de franchisegever blijft de houder van het merk. Om te voorkomen dat bij de beëindiging van de franchiseovereenkomst onduidelijkheid ontstaat over de voortzetting van het gebruik van het merk, is het van belang om hier in de franchiseovereenkomst heldere afspraken over te maken. Daarbij kan bijvoorbeeld een uitlooptermijn worden overeengekomen die bepaalt dat de franchisenemer na de beëindiging van de franchiseovereenkomst het recht heeft om het merk bijvoorbeeld nog één maand te mogen gebruiken om lopende zaken af te ronden. 

De praktijk leert dat het soms na afloop van de franchiseovereenkomst misgaat met het gebruik van het merk. Op grond van de afspraken uit de franchiseovereenkomst en het BVIE kan een franchisegever optreden tegen merkinbreuk als de voormalige franchisenemer toch gebruik blijft maken van het merk terwijl de franchiseovereenkomst al is beëindigd. 

Is het van belang dat de merkinbreuk niet opzettelijk is?

ERA/Houvast Makelaars 
Een uitspraak waarin duidelijk uiteen is gezet welk toetsingskader wordt gehanteerd bij merkinbreuk, is de zaak tussen ERA en Houvast Makelaars (ECLI:NL:RBGEL:2016:1691).

In deze zaak is Houvast Makelaars bijna 10 jaar lang franchisenemer geweest van ERA Nederland. Houvast mocht in deze periode zowel de handelsnaam ERA (Makelaar) gebruiken als de IE-rechten van ERA, waaronder het merk. Met ingang van 1 januari 2014 is Houvast Makelaars zelfstandig verdergegaan en is de franchiseovereenkomst met ERA Nederland beëindigd. In de franchiseovereenkomst was een bepaling opgenomen die Houvast Makelaars verplichtte tot het verwijderen van alle uitingen van de ERA-merken binnen 30 dagen na het einde van de franchiseovereenkomst. Daarbij ging het om onder meer logo’s, borden en folders. ERA Nederland constateert na de beëindiging van de overeenkomst op meerdere momenten dat toch nog gebruik wordt gemaakt van de ERA-merken in een advertentie en bij het gebruik van tuinpalen en -borden en raamplakkaten. Houvast Makelaars erkent de merkinbreuk, maar geeft als reden dat dit het gevolg is van drukte en slordigheid. De rechtbank gaat hier niet in mee: dat geen sprake is van opzet doet niet af aan het feit dat sprake is van merkinbreuk en de gevolgen daarvan zijn voor rekening en risico van Houvast Makelaars.

Is merkinbreuk spoedeisend?
In verschillende rechtszaken is al geoordeeld dat er bij inbreuk op IE-rechten sprake is van een spoedeisend belang. Wanneer sprake is van een voortdurende inbreuk en de kans aannemelijk is dat ook in een bodemprocedure de vordering wordt toegewezen, is het starten van een kort geding kansrijk. Wordt de vordering toegewezen, dan zijn de termijnen voor nakoming daarna kort: vaak moeten de uitingen binnen enkele dagen zijn verwijderd. Daarbij speelt ook mee dat voorafgaand aan een kort geding vaak al meerdere keren gesommeerd is om de uitingen weg te halen.

Thuisin
In de zaak van Thuisin was na de beëindiging van de franchiseovereenkomst op 1 april 2022 het (beeld)merk niet verwijderd (ECLI:NL:RBMNE:2025:7836). Ondanks meerdere sommaties van Thuisin bleef het merk zichtbaar op de voor- en zijkant van pand. Pas wanneer in 2025 een dagvaarding voor een kort geding wordt uitgebracht, begint de voormalige franchisenemer met het overschilderen van het merk. Ook door de verf heen blijft het merk echter zichtbaar. De rechter bepaalt dat binnen 48 uur de merkinbreuk moet zijn beëindigd.

Jeu de boules
Eerder in onze blogserie werd al de zaak van de jeu de boules-bar besproken in het kader van het postcontractuele non-concurrentiebeding (ECLI:NL:RBMNE:2025:1235). Daarnaast was in deze zaak een vordering ingesteld vanwege een merkinbreuk. Er werd weliswaar gebruikgemaakt van een nieuwe naam en een nieuw logo, maar ook hier waren nog stijlelementen van de oude franchiseformule zichtbaar binnen de onderneming. Ook hier zijn de termijnen voor beëindiging van de inbreuk kort: het merkgebruik moet binnen 72 uur zijn gestaakt en binnen één week moeten de stijlelementen zijn verwijderd. In het specifieke geval van de jeu de boules-bar moet bij stijlelementen worden gedacht aan zichtbare elementen die bijdragen aan de uitstraling van de franchiseformule: de elementen die maken dat je direct weet bij welke franchiseketen je bent. Deze elementen waren bij de jeu de boules-bar bijvoorbeeld een moswand, statafels en wijnvaten. Als franchisenemer was het gebruik van deze elementen toegestaan, maar na beëindiging van de franchiseovereenkomst leidde de aanwezigheid van juist deze stijlelementen ertoe dat geoordeeld werd dat niet voldoende afstand werd genomen van de franchiseformule. Het was de voormalige franchisenemer niet toegestaan deze stijlelementen te gebruiken, zodat de moswand, de statafels en de wijnvaten verwijderd moesten worden. 

Lees voor meer informatie over een postcontractueel non-concurrentiebeding ons vierde blog in deze reeks (link).

Handelsnaam: is het verwarrend?
Naast de inbreuk op het beeldmerk wordt ook getoetst of de handelsnaam niet verwarrend is. Op grond van de Handelsnaamwet mag een onderneming geen handelsnaam voeren die bij het publiek tot verwarring zou leiden over met welke onderneming je te maken hebt. In het arrest Dairy Partners heeft de Hoge Raad bepaald dat wanneer twee ondernemingen dezelfde (beschrijvende) handelsnaam hanteren en ook dezelfde activiteiten uitvoeren, dit tot verwarring bij het publiek kan leiden (ECLI:NL:HR:2021:269). Wanneer een startende partij een handelsnaam gebruikt die al door een andere onderneming wordt gebruikt, dan kan het zijn dat deze nieuwe partij geconfronteerd wordt met een oudere partij die de handelsnaam tegen deze startende onderneming inroept. De oudste handelsnaam gaat dan voor op de jongere. In het arrest Dairy Partners is uitgemaakt dat bij de toepassing van artikel 5 van de Handelsnaamwet de enige beoordelingsmaatstaf het verwarringsgevaar bij het publiek is. Daarbij is overigens in dit arrest uitgemaakt dat als de domeinnaam ook wordt gebruikt als handelsnaam, deze bescherming van de oudere handelsnaam op grond van de Handelsnaamwet zich ook uitstrekt tot de domeinnaam.

DMC – DeLorean Motor Company
Een voorbeeld waarbij de rechter oordeelde dat onder andere de handelsnaam en het woordmerk tot verwarring leidde, is de zaak van DMC, bekend van de DeLorean-auto uit de films van ‘Back to the Future’ (ECLI:NL:RBDHA:2025:1179). Na het einde van de franchiseovereenkomst wilde de franchisegever DeLorean Motor Company (DMC) dat de voormalige franchisenemer het gebruik van de naam DMC staakte. Daar kwam bij dat ook na het einde van de franchiseovereenkomst deze franchisenemer onder meer reserve-onderdelen bleef aanbieden met merken van DMC. Aan het woordmerk DeLorean had deze vroegere franchisenemer de letters EU toegevoegd. 

De rechter oordeelde dat dit woordmerk verwarrend was voor het publiek en verklaarde het geregistreerde woordmerk nietig. De toevoeging van de letters EU of Europe is onvoldoende om dit verwarringsgevaar te voorkomen. Ook moest op de website een rectificatie worden geplaatst waarbij werd aangegeven dat het gebruik van de tekens die de woorden DeLorean en Delorean EU vormden, een inbreuk waren op het merkrecht van DMC. Uit het vonnis volgde bovendien dat niet alleen de handelsnaam gewijzigd diende te worden bij de Kamer van Koophandel, maar dat zelfs de verplichting werd opgelegd om de statutaire naam aan te passen bij de notaris. 

Nog een keer: de jeu de boules-bar
De beoordelingsmaatstaf van het verwarringsgevaar komt ook terug in de uitspraak van de jeu de boules-bar. Na het einde van de franchiseovereenkomst ging de ondernemer verder onder de naam ‘The Boules Club’. In combinatie met het nieuwe beeldmerk en het daarbij behorende kleurgebruik, oordeelde de rechter dat er - ten opzichte van de oude handelsnaam ‘BoulesBitesBar’ - geen sprake was van verwarringsgevaar. De nieuwe naam was voldoende afwijkend van de handelsnaam van de voormalige franchisegever.

IE-rechten en de proceskostenveroordeling
Voor procedures die IE-rechten betreffen, geldt de proceskostenregeling van artikel 1019h Rv, die haar grondslag vindt in de Europese richtlijn met betrekking tot IE-rechten. Op deze regeling moet expliciet een beroep worden gedaan, maar als dat is gebeurd betekent dit dat de verliezende partij de redelijke en evenredige proceskosten moet voldoen. Ook de kosten voor bijvoorbeeld een deskundige op het gebied van modellenrecht en de daadwerkelijke kosten voor een advocaat kunnen worden gevorderd. Inmiddels worden door de rechtspraak zogenaamde indicatietarieven gehanteerd zodat partijen weten wat zij qua kosten kunnen verwachten. De indicatietarieven bepalen dat alleen de advocaatkosten worden vergoed, niet de kosten voor ingeschakelde deskundigen of griffierechten. In de hiervoor genoemde uitspraak in de zaak van Thuisin werd een proceskostenveroordeling gevorderd op grond van dit artikel 1019h Rv. Verder kunnen partijen vooraf met elkaar afspraken maken over de hoogte van de proceskosten en wanneer partijen daar overeenstemming over hebben, wordt dit bedrag in beginsel toegewezen. 

Conclusie
Bij beëindiging van een franchiserelatie is het van belang om na te gaan wat de afspraken uit de franchiseovereenkomst zijn met betrekking tot IE-rechten. Is in de franchiseovereenkomst vastgesteld dat ook het gebruik van de (handels)naam en (beeld)merken gestaakt moet worden wanneer de samenwerking wordt beëindigd, dan is voor de voormalige franchisenemer van belang alle uitingen van de franchiseorganisatie te verwijderen. Wordt toch inbreuk gemaakt op de IE-rechten, dan is het niet van belang of sprake is van opzet of incidenteel gebruik. De inbreuk staat daarmee vast en de termijnen voor het beëindigen zijn vaak kort.

Praktische aandachtspunten bij IE-rechten:

• Is in de franchiseovereenkomst vastgelegd dat de licentie eindigt wanneer de franchiseovereenkomst wordt beëindigd? Is er mogelijk een uitlooptermijn voor het gebruik?
• Zijn alle IE-rechten geregistreerd bij zowel het BOIP-/EUIPO-register (voor merken) als de Kamer van Koophandel (voor de handelsnaam)?
• Let op aanpassing van de domeinnaam wanneer deze als handelsnaam wordt gebruikt;
• Leg goed vast (bijvoorbeeld in een proces-verbaal door een deurwaarder) van welke merkinbreuken er sprake is (zoals een screenshot waaruit de datum blijkt van het raadplegen van de website);
• Denk aan de proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv of maak over de vergoeding van de proceskosten goede afspraken.

Wijn & Stael beschikt over een gespecialiseerd franchiseteam dat zowel franchisegevers als franchisenemers bijstaat bij het starten van een franchiseformule, vragen over het gebruik van intellectuele eigendomsrechten en eventuele beëindiging van franchiserelaties. Heeft u vragen over IE-rechten binnen een franchiseformule? Neem dan gerust contact met ons op.